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明細書作成業務のスキルアップに必要なものは

昨日の知財系twitter-erの間で、明細書作成のスキルアップのためには何が必要か(端的に言えば、どれだけの明細書を読み込んで、どれだけの明細書を書いたらステップアップできるのか、ということ)という議論がされていました。ほとんどの議論は尽くされた気がしていますが、twitterというメディアではやはり説明しきれない部分がどうしても出てきますので、ちょっとだけお話しを。

まず、大前提の話として、クライアントの要求に応じて(前回の投稿では顧客ニーズという言い方をしました)作成すべき明細書のレベルは随分違います。ここで言う明細書のレベルとは、審査官による審査がされた際に、記載不備に基づく拒絶理由を受けるのかどうか、新規性・進歩性欠如に基づく拒絶理由を受けるのかどうかというごく基本的なことから、審査官による拒絶理由(主に新規性・進歩性欠如)を受けた場合に対応がしやすいかどうか、さらには第三者に対する排他的効力の度合い(黙示的なものも、また、実際に権利活用した際の明示的なものも含まれます)も入ります。従って、以下の議論についても本来は明細書のレベルについて明示的に記載する必要があるのですが、書き始めるときりがないので、とりあえず記載不備に基づく拒絶理由を受けず、新規性・進歩性欠如に基づく拒絶理由を受けた場合でも何らかの形で権利取得が可能であり、第三者が当該権利を検討した際に明らかな瑕疵を直ちに発見することができない、といったものであるとします。これをさらっと書くと当たり前のレベルのように思えますが、実はこのレベルを満足する明細書ばかりでないのが面白いところです(その理由は色々とあると思いますが、つまり色々とは明細書作成者の問題だけに帰着できないということです)。

あと、以下の議論では、明細書作成者に対して弁理士登録を前提としないことにします。弁理士法の観点からすれば、弁理士登録が済んでいない者が明細書を作成することは弁理士法違反になりますが、実務上は、いわゆる非弁の明細書作成者が明細書原稿を作成し、弁理士が最終的に明細書を仕上げることが多々ありますので、弁理士登録の有無を弁別して議論すると複雑になります。

通常、実務未経験者が特許事務所に入所して明細書作成者として成長する過程では、当然のことながら特許法の学習、当該技術の学習、明細書作成法の習得をします。事務所によっては、実務未経験者は中間処理(拒絶理由通知に応答するための手続補正書、意見書作成)から始めたり、あるいは、在外出願人が日本国特許庁に出願する(よく外内手続と言います)際の明細書(大抵はパリ条約に基づく優先権主張を伴いますので、いわゆる第一国出願の明細書が手元にあります)作成手続から始めることもあるようです。確かに、国内出願人が日本国特許庁に出願する(よく内国手続と言います)際の明細書作成作業は、なかなかハードルが高いです。つまり、発明者が作成した提案書は明細書のフォーマットにできるだけ近づけてあることが多いのですが、この提案書のてにをはを直したくらいでは、上に書いたレベルを満足する明細書にはなりません。裏返せば、発明者の提案書と明細書の間にギャップがあるからこそ、弁理士に対して明細書作成代理業務を依頼するわけです。とは言え、このあたりは特許事務所毎のポリシーの違いみたいなものですから、あまり詳細に議論しません。以下の話は、上に書いた内国手続における明細書作成業務について議論を絞ります。

さて、内国手続における明細書作成業務の場合、かなりの確率で一から明細書を作成することになります。その理由は、上に書いたギャップの存在です。この場合、ちと抽象的な言い方ですが、文章を紡ぐように自分の頭の中から引き出す作業が必要になります。明細書は一定の手順(つまり、項目の順番に応じた記載内容)に従って書く必要があります。この手順については、上に書いた明細書作成法を習得する作業の中で習得するわけですが、確かに明細書作成法についての成書は数多くあり、また、特許事務所によっては独自のテキスト、カリキュラムを持っているものと推測するのですが、文章を一から作成する作業は座学や書籍から得られた知識だけで習得するのは難しいと思っています。その理由は、例えば赤ちゃんが自ら言葉を発するには親から大量に言語がインプットされ、その言語の蓄積が頭の中で相当量に達しないといけないことの類似で、一定の手順に則って文章を自分の頭の中から引き出すには、他人が作成した明細書を大量に読む作業が前提になると思うからです。

当然、例えば明細書を100件読んでから明細書作成作業にかかれという指示をする事務所は少ないと思います。通常は、作成すべき明細書の関連技術に関する公報、事務所内の先願(つまり未公開)明細書を何件か(あるいは何十件か)読了し、公報等を見ながら見よう見まねで明細書原稿を作成し、指導者のチェックを経て一つの明細書を完成し、この作業を繰り返すことで明細書作成スキルが順次向上することになります。とは言え、文字通りすらすらと明細書向けの文章を自分の頭の中から引き出せるようになるには、相当量の他人の明細書の蓄積が自分の頭の中にないといけないと思います。しかも、実は他人の明細書は学ぶべきところとそうでないところとが混在している(その割合は公報・明細書毎に区々ですが)ので、当所は指導者の指導により、上達すると自分なりの判断基準でこれを選別する作業が出てきます。

とは言え、単純に「他人の明細書を大量に読んで下さい」という指導は、人によっては指導を放棄していると思われることもあるかと思います。「読書百遍、意自ずから通ず」という指導方法は時代遅れだと言われる可能性もあります。体系的教育により能率的に学習することに慣れている人が最近は多いと思います。とは言え、上に書いたように大量に明細書を読むメリットは確実にあるわけです。そして、初学者にそのメリットを説いたところで理解してもらえるかどうかの確証はありません。では、どうするか。

上に書いた明細書作成法については、まともに説明すると教科書になってしまうわけですが、明細書作成者のレベルに応じてキャッチフレーズ的に説明することもできないではありません。例えば、私が最近思いついたものとして「明細書は断定的に書きましょう」というものがあります。これは、初学者が往々にして行う、明細書(特許請求の範囲も含む)において的確に構成を記載するスキルがないので、作用的・効果的記載に逃げ込む傾向を戒めるものです。作用的・効果的記載は、突き詰めるとそれは構成そのものを記載していませんから、中間処理において引例との差異を議論するのが難しく、また、権利解釈において限定的解釈を引き出すための根拠となってしまいがちなので、できるだけ避ける必要があります。とは言え、人は易きに流れます。明細書を断定的に書くと言うことは、例えば「~なるように構成されている」といった記載を排除することにつながります。このように、行為から規制することでスタイルを習得させるやりかたはあるのかな、と思っています。

また、これは昨日のtwitterでの議論でも紹介されていたことで、明細書作成業務を教える前に先行技術調査を大量に行わせ、強制的に大量の公報を読了する作業をさせることも面白いかもしれません。ただ、この場合注意すべき事は、明細書作成業務のために公報を読む作業と特許調査のために公報を読む作業は微妙に異なるので、指導を受ける側がその点を十分認識する必要があることです。つまり、明細書作成業務を前提とした場合、明細書をかなり分析的に読む必要がありますが、特許調査の場合は公報にどのような技術が記載されているかという点に絞って公報を読むことになりますので、上に書いた「一定の手順」を意識せずに公報を読めてしまうのです。

結局のところ、法律が求める要件に基づく明細書のスタイル、あるいは「一定の手順」は確実にありますので、このようなスタイルに則った文章が自分の頭の中からすらすらと出てくるようになるには、かなりの修練が必要だと言うことです。当然、スタイル習得に至るまでには個人差が相当あります。また、その人が持っているそもそもの思考経路なり思考スタイルが明細書のスタイルにどれだけマッチするか、あるいは適応できるかという問題もあります。どうもしっくりこないまま年月が過ぎてしまうことも往々にしてあり、そうなると遅々として上達しないという状態になってしまいます。とは言え、今時「修練」と言うと時代遅れ的なイメージが強いので困ってしまいます。体系的教育を求められている現代において、時代にマッチした指導とは何なのか、私自身も試行錯誤状態にあります。

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