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発明者と企業知財担当者と特許事務所担当者と(謎)

何だか平日は仕事で、休日は家庭の用事で多忙を極めている状態ですが、twitterでつい口を滑らせてしまったお題を期待されている方がそれなりにおられるようなので、まとまりのない状態ですが記事を書くことにします。

お題は、twitterで話題になっていた、①発明者と特許事務所との面談において発明者にどのような準備をさせるか、②発明者と特許事務所との面談において特許事務所担当者(弁理士)はどのように面談を行うか、という、ある意味表裏一体とも言えるものです。このお題については、そもそも会社毎にどのように発明者と特許事務所との面談を行うかについてのルールなり不文律が異なると思いますので、ある意味理想的な状況におけるお話をさせて下さい。個別事情を考え始めると収拾が付かなくなるし、私が数多くのクライアントの事情を承知しているわけでもありませんから。

まずは、①発明者と特許事務所との面談において発明者にどのような準備をさせるか、です。前提として、発明者は発明届、発明説明書を既に完成しており、この発明届等は社内の規定に従った記載ぶりになっているものとします。ドキュメントが全くない状態であると、②の特許事務所側の面談のやり方に大きく依存することになり、①で書くことがほとんどなくなってしまいます。
で、発明届、発明説明書作成において、これも社内の規定なり知財担当者の努力なりによって、発明者が当初考えたアイデアに対して一定の発明把握作業がなされているものとします。私が言う発明把握作業とは、発明者が考える「発明」を特許が付与されるにふさわしい「発明」に転化し、さらに、企業における知財戦略に沿って適切な「発明」にすることを言います。この、「発明把握作業」は、知財業務を長期間にわたって遂行している企業であると定型化された作業になっていると思いますが、私なりに考えた「発明把握作業」について参考までに簡単にご説明します。

発明者が考えた「発明」は、その全てが特許要件を満たすものであるとは限りません。つまり、新規性、進歩性の観点からの吟味が必要です(時に「法上の発明」であるかどうかの判断を含めた産業上の利用可能性についての吟味も)。このため、かなりの企業では、発明者からの提案(発明者が考える「発明」)に対して先行技術調査を行い、出願すべきかどうかの判断、さらには特許要件を満足するように発明者の提案を深掘りする作業を行います。これにより、特許が付与されるにふさわしい「発明」への転化作業が行われます。
加えて、特許要件を満たすようになったと考えられる(実際には特許庁審査官等による審査を経ないと特許は付与されませんので、あくまでも「考えられる」に止まります)「発明」が、企業における知財戦略に沿ったものであるか、そうでないとするならば知財戦略に沿ったものにするための検討が必要になります。ここでの検討は、発明の拡張及び多面化という言葉で説明されることが多いです。発明の拡張とは、先行技術と比較した上で発明の上位概念化、下位概念化を行うことです。上位概念化はわかりやすいと思うのですが、下位概念化とは何であるか、思いつかない方もいらっしゃるかもしれません。ここでの下位概念化とは、上位概念化した発明は独立請求項になりますから、この独立請求項に従属する従属請求項の立案作業を意味します。どのような従属請求項を立案するかについては企業毎のポリシーがあるでしょう。また、上位概念化、下位概念化については特許事務所の担当者との協議の上で決定する企業もあるでしょう。ですから、先行技術及び他社の動向を踏まえて「どんな権利を取得したいか」という方向性を決定するだけでもいいと言えます。

さて、上に説明した「発明把握作業」が終わった段階で、企業知財担当者は発明者と特許事務所担当者との面談に臨むことになります。ここまで作業が進んでいれば、まずは発明者が自分の発明を簡潔に、しかしわかりやすく特許事務所担当者に説明することになります。簡潔に、しかしわかりやすくと書いたのは、大抵の場合、発明届等を特許事務所に既に送付しているでしょうから、発明届等に記載された内容を延々と説明することは時間の浪費になることが多いだろうという前提に立つからです。発明の説明の際には、その発明をするに至った背景や他社動向についても言及していただくといいと思います。特許事務所担当者がそういった背景事情を把握することで、特許事務所担当者が行う「発明把握作業」がより適切なものになることが多いです。また、企業知財担当者から、企業としての知財戦略(上に書いた「どんな権利を取得したいか」という程度のものでも十分なことが多いです)を説明すると、知財戦略に沿った「発明把握作業」を特許事務所担当者が行うことができて好ましいです。
以上の内容を考えると、発明届が明確に発明を記述しているならば、発明者に対して新たな発明説明資料を用意させるまでもなく、特許事務所担当者は発明を的確に把握できるでしょう。むしろ、発明届に記載されていない、発明者がその発明に対してどのような思い入れを持っているか、などを語って頂くと、特許事務所担当者も人間であり、しかも技術に対する思い入れも相当持っている人間であることが多いので、特許事務所担当者が発明者やその発明に対して共感を強く持ってもらえる利点が出ると思っています。
一方で、発明者と特許事務所担当者との打ち合わせに事前に一定の時間的制限を設けることで、打ち合わせの効率化を図ることが有意義だと思います。

次に、②発明者と特許事務所との面談において特許事務所担当者はどのように面談を行うか、です。この話も、①で書いた、かなり理想的な条件を前提としてお話を進めたいと思います。
発明者と特許事務所担当者との面談において重要なことは、特許事務所担当者たる弁理士のコミュニケーション能力によって、面談の成否が結構左右されてしまう、ということです。特許事務所担当者には技術に対する理解力が必須ですが、私が考えるに、それ以上にコミュニケーション能力が必要だと思っています。ここで言うコミュニケーション能力とは、発明届等に記載されている「発明」を基礎として、発明者が文章化しきれていない概念を会話から抽出し、これらをまとめて特許出願のための発明概念として一体化する能力です。従って、コミュニケーション能力とは、単なる会話能力だけではなく、上に書いた「発明把握作業」を行う能力も含むものです。

さて、面談を行う前に、特許事務所担当者は発明届等を読了し、その内容を理解しているものとします。特許事務所担当者は、発明届等に記載されている、企業が出願を希望する発明を理解して明細書作成を行う必要がありますが、これだけの作業ですと発明者との打ち合わせを行う意義が少し薄いです。発明者を含めた企業の認識と自身(特許事務所担当者)の認識とのフェーズ合わせのために打ち合わせをすることもあるかもしれませんが、打ち合わせを行う以上は、打ち合わせを行うことによる付加価値を特許事務所担当者が形成することが好ましいと思っています。上に述べた理由から、企業側から打ち合わせをせずに特許出願手続を進めて欲しい旨のご指示をいただくこともありますし、私としても企業側に諸事情があることを考慮して、そういったご指示がある場合は無理に発明者との打ち合わせを要望しないことが大半です。しかしながら、私としては、打ち合わせをすることで発明届に記載された発明に対して付加価値を形成できると考えているので、特段のご指示がない限り、発明者との打ち合わせを希望するようにしています。

さて、発明者との打ち合わせを行う意義ですとか付加価値とか上で説明していますが、私が考える意義なり付加価値とは、企業知財担当者が行う「発明把握作業」を別視点で行うことでこの発明把握作業をより充実したものとすることです。当然、企業知財担当者が行う「発明把握作業」そのものを否定する意図は全くありません。上述したように、企業知財担当者が行う発明把握作業は企業知財戦略に沿っており、企業知財戦略に沿った発明把握作業は、外部の人間である特許事務所担当者が十分に行えないところです。
そして、発明者、企業知財担当者及び特許事務所担当者の三者の共同作業によって発明把握作業を行い、請求項案(権利取得の方向性に止まることもあるでしょうが)を明確にすることで、発明把握作業をより良いものとすることができると考えます。このためには、特許事務所担当者が、権利取得の方向性が決まった発明概念からいわゆる構成要件(STFだけでは構成要件が足らないこともあります)を抽出して請求項案を構成する能力が要求されます。この作業は、当然の如く明細書案作成の際にはどの特許事務所担当者も行っていることですが、請求項案を発明者や企業知財担当者にご覧頂き、共通認識としていただくと後日の作業がスムースに進みますので、できるならば発明者との面談の最後には請求項案の概略を提示できるといいと思います。当然、請求項案作成のタイミングは企業毎に要求するタイミングが異なりますので、打ち合わせ時にmustではないのですが、三者が同一の場で顔を合わせる機会はそうそうないですから、請求項案の詳細は難しいとしても概略を打ち合わせ時に提示できるといいと思っています。

何度も言うように、上に書いた内容は理想的な条件を前提としていますから、実際に作業を行っている企業知財担当者や特許事務所担当者の方々からすると、実際の作業との間の差がかなりあり、そのために違和感を感じる方も多いかと思います。作業分担をどうするかについても企業知財担当者や特許事務所担当者毎に随分と違うと思います。そのような実際の作業とのずれを承知の上で、私自身はこういった考え方に基づいて日々仕事を行っているということを申し上げました。

あと、twitterで、企業において明細書形式の提案書を記載することについての議論がありましたので、最後に簡単に言及しておきます。企業が明細書形式の提案書を発明者に記載される意図は様々だと思います。そして、この明細書形式の提案書を特許事務所に提示して出願代理業務を依頼する意図も様々だと思います。ですから、特許事務所の立場からすると、こういった企業の意図を十分汲み取って出願代理業務を行うことはmustだと思っています。結果、明細書形式の提案書と実際の出願書類とを比較して、両者がかなり近くなることもあるでしょうし、明細書形式の提案書に対して内容を大きく追加して出願書類を作成することもあるでしょう。どのような作業をするかは、最終的には企業側の意図に沿っているかどうかを判断基準として決まってきます。ですから、この意図に対する確認作業を怠らないことが大前提となります。私の経験からすると、企業側の意図を十分確認する作業を行った上で出願書類を作成していると(加えて言うと、確認作業を行わずにした記憶はないです)、依頼主であるクライアントに特段不満等をご指摘頂いたことはないです。

かなり長くなりましたので、こんなところで。

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コメント

お返事ありがとうございました。

確かに、最終的な出願書類が明細書形式の提案書からどのような付加価値を持たせたものであるかが、企業毎に違うという観点が抜けておりました。
会社によって望むものが違うはずですよね。
いままでどの会社の案件も同じような対応していましたが、ちょっと考えます。
ありがとうございました。

yukapiiさん、こんにちは。

打ち合わせの際に何をするかということについては、「発明把握作業」という抽象的な言い方をしましたが、具体的なやり方は色々あるかと思います。yukapiiさんが言われている内容は、私が考えるに正当なやり方だと思います。

あと、明細書形式の提案書自体は、発明者に対して明細書の記載内容を理解させるという教育的観点もありますから、そのこと自体を云々する気持ちはありません。考えるべきは、最終的な出願書類は、この明細書形式の提案書からどのような付加価値を持たせたものであるかは企業毎に違うでしょうから、この点の確認が必要だということです。ここまで行くとcase by caseになってしまうので、公の場でお話しするのは遠慮させて頂いています。

お返事有難うございました。
記事を見ていて大変だなと思って、コメントしました。
一方明細書形式の是非が議論されているようですが、
発明者が提出してくるのは、明細書もどきと呼んだ方が良いかなと
思っています。
理由は、発明者は、日本の36条の実態が分っている訳でもないし、
米国の112条も分っていないからです。
自分はその点で、発明者の原稿に手を入れてます。
もちろん権利化の方向性は、発明者、事業方針、将来の技術の動向を
考え、更に、権利行使の面から発明をどう表現すべきか
事務所に依頼する場合、そのような点から相談することにもなります。
従って記事に書かれているようなことをしてくれる先生は大歓迎です。
では。

記事ありがとうございました。
長くなりそうなのでこちらにコメントしました。

今、私は、打ち合わせにおいて、技術内容の不明点を確認し、会社の方針を聞いたうえで、さらに上位概念化できるとか、こういう観点から別の実施形態が欲しい、とかのご提案ができればいいなと思っているのですが、これは記事中の「発明者、企業知財担当者及び特許事務所担当者の三者の共同作業によって発明把握作業を行い、請求項案(権利取得の方向性に止まることもあるでしょうが)を明確にすること」、という記載が示す意図と同じことでしょうか?
私が見落としている、または気が付いていない注意点というのがありますか?

あとは、企業が明細書形式の提案書を発明者に記載させる意図、というのがよくわからないのです。
今までそういう流れだったから今もそうしている、というようにしか感じないのです。
なので、明細書形式の提案書をもらっても、打ち合わせは同じようになります。
でも、発明者の明細書の余分な部分を削れないので記載量ばかり増え・・・という感じで困っているんですよ。。。

こんにちは。コメントをありがとうございました。

記事にも書いたように、この内容はある意味で理想的な条件に基づくものです。企業毎に様々なご事情があると思います(私も企業知財部員でしたので、その辺りは重々承知しています)。発明者側に相当の負担というか説明責任を負わせたいというご要望は、企業によっては実にその通りだと思います。また、発明の内容によっては打ち合わせの内容なりかける時間も異なるでしょう。

この辺りの内容を区々説明すると、多分この記事の数倍をかける必要がありますし、そうなると本筋がわからなくなるのだろうと思っていました。ですから、今回の記事は実に最低限のことしか書いていないです。この点をご承知おきいただけると幸いです。

こんにちは。。
企業サイドにいますが、
発明者の立ち位置、36条の実施可能要件を考えると、
明細書の項目は最低限の内容だと思うので、書いて貰いたいと思っています。
更に、発明者が多くなれば、ますます、発明者に最低限の説明はしてもらいたいと
思っています。1件くらいなら、ちょっと話を聞いて、書いても良いかと思いますが、
件数が多くなれば、説明してほしい。
別の視点から見れば、発明も、宝くじと同じで、当り、はずれがあるので、ウエイトを
かけるのが妥当かと思います。
記事に書いてあるようなことを全件に対応するのもいかがなものかなとおもっています。

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